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A COTITULARIDADE DE MARCAS

O INPI disponibilizou em 15 de setembro de 2020 as ferramentas que possibilitam que duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas sejam, em conjunto, titulares de uma mesma marca.


A mudança decorre da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e já estava disponível desde 2019 para pedidos internacionais que eram depositados no Brasil via Protocolo de Madri. Contudo, apenas em 2020 o INPI finalizou a adequação do seu sistema para que a cotitularidade fosse também possível em marcas originalmente nacionais.


Com isto, novos pedidos de registro podem atualmente ser depositados sob o regime da cotitularidade, bem como é possível implementar a cotitularidade em marcas já existentes através da transferência de titularidade.


Embora a cotitularidade atenda a uma demanda antiga do mercado, existem questões importantes que devem ser observadas por aqueles que pretendem adotá-la, como, por exemplo:


  • todos os cotitulares devem exercer efetiva e licitamente atividades compatíveis com os produtos ou serviços especificados pela marca;


  • caso um dos cotitulares detenha, isoladamente, marca anterior similar para distinguir produtos ou serviços idênticos ou afins, tal marca anterior pode ser considerada uma anterioridade impeditiva ao registro da nova marca;


  • embora alguns atos possam ser praticados por um dos titulares, isoladamente (e.g. apresentação de determinadas oposições e nulidades administrativas contra marcas de terceiros), outros dependem necessariamente de todos os cotitulares (e.g. cumprimento de exigências, anotação de transferências de titularidade etc.);


  • o percentual que cada um dos cotitulares detêm em relação à marca não será anotado pelo INPI.


Em suma, a regulamentação do INPI sobre a cotitularidade é ainda insuficiente para, sozinha, proporcionar segurança adequada aos cotitulares, de modo que recomendamos que marcas em regime de cotitularidade sejam acompanhadas de um instrumento contratual, a ser celebrado entre os cotitulares, para melhor regular a situação.


O referido contrato, entre outras coisas, se mostra importante para regular a administração da marca, estabelecer o percentual de cada cotitular sobre a marca e definir as providências e procedimentos necessários ao custeio, manutenção e defesa da marca.


Adicionalmente, pode também ser conveniente que todos os cotitulares apontem um mesmo procurador para acompanhar e gerenciar a marca, o qual ficaria então habilitado para praticar atos em nome de todos os cotitulares, facilitando os trâmites junto ao INPI.


Caso você tenha dúvidas sobre o regime de cotitularidade ou precise de apoio para implementá-lo, fique à vontade para nos contatar!


Referências


Resolução INPI/PR nº. 245/2019, de 27 de agosto de 2019


Quadro resumo do INPI


Beatriz Caldin e Diogo Dias Teixeira

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