Acordos de convivência de marcas: por que a concordância entre empresas não garante o registro no INPI

Entenda os limites da autonomia privada na coexistência de marcas semelhantes

Quando duas empresas titulares de marcas semelhantes decidem, por acordo próprio, que seus sinais podem conviver pacificamente no mercado, é comum supor que essa concordância resolve o problema perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Na prática, não é bem assim. O INPI trata os chamados acordos de convivência (ou coexistência) de marcas como elemento de apoio à análise, e não como fator que substitui o exame legal de colidência. Para empresas que negociam esse tipo de instrumento como estratégia de proteção de marca, a diferença entre "elemento subsidiário" e "critério decisivo" tem impacto direto sobre o risco de indeferimento de pedidos de registro e sobre a segurança jurídica do uso da marca no mercado.

O que é um acordo de convivência de marcas

Trata-se de instrumento contratual firmado entre titulares de marcas semelhantes ou potencialmente colidentes, por meio do qual as partes manifestam concordância quanto ao uso simultâneo dos sinais, geralmente delimitando segmentos de mercado, especificação de produtos ou serviços, ou área geográfica de atuação. O documento pode prever ainda cláusulas sobre desistência de oposições administrativas, restrição voluntária da especificação do pedido de registro e compromissos de não ampliação futura do uso da marca para áreas próximas às do outro titular.

Esses acordos não são disciplinados de forma expressa pela Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), o que abriu espaço para que o próprio INPI, ao longo do tempo, construísse seu entendimento sobre o peso desse documento no exame de registrabilidade.

A marca só pode ser registrada se não colidir com registro anterior

O artigo 124, inciso XIX, da LPI veda o registro de sinal que reproduza ou imite marca anteriormente registrada, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando exista possibilidade de causar confusão ou associação indevida ao consumidor. A aplicação desse dispositivo depende da análise conjunta de três elementos: a semelhança entre os sinais, a relação entre os produtos ou serviços reivindicados e a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre eles.

Esse exame é conduzido pelo examinador do INPI de forma técnica e, em grande medida, hipotética — isto é, independentemente de as partes efetivamente disputarem espaço no mercado. É justamente nesse contexto que os acordos de convivência costumam ser apresentados: como tentativa de demonstrar que, apesar da semelhança formal entre as marcas, não haveria risco real de confusão para o consumidor.

O acordo entre as empresas não vincula o exame do INPI

A resposta direta é: não. O entendimento atual da Autarquia, consolidado no Manual de Marcas, é de que os documentos rotulados como "acordo de convivência" ou "acordo de coexistência" funcionam apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro — ou seja, mais um fator a ser ponderado pelo examinador, e não uma autorização automática para superar a vedação legal.

Esse entendimento foi reforçado por manifestação técnica da própria Autarquia, que deixou claro que a análise de colidência nunca foi dispensada nos casos em que há concordância entre os titulares — ainda que orientações anteriores pudessem sugerir o contrário. A autorização do titular anterior é, portanto, um dado a mais no processo, e não uma "chave" que abre o registro automaticamente.

Na prática, isso significa que, mesmo diante de um acordo de convivência bem estruturado, o INPI pode formular exigências, como a restrição da especificação de produtos ou serviços ou a retirada de elementos do conjunto marcário, e pode indeferir o pedido se entender que persiste risco de confusão ou associação indevida.

Por que a ordem pública prevalece sobre a simples vontade das partes

A tensão de fundo envolve dois princípios: a autonomia privada, que permite aos titulares de direitos de propriedade industrial dispor sobre seu uso, e a ordem pública, que protege interesses de terceiros — consumidores e concorrentes — que não participam da negociação entre as empresas. Como a análise de registrabilidade de marcas é atribuição legal exclusiva do INPI, o entendimento predominante é de que um ajuste privado não pode substituir esse exame, sob pena de transferir às partes uma competência que a lei atribuiu à Autarquia.

Essa lógica também explica por que o simples silêncio ou a não oposição do titular do registro anterior, isoladamente, não afasta a vedação legal: o risco de confusão é avaliado em relação ao consumidor, não apenas em relação aos interesses das empresas envolvidas.

Vale destacar que, quando o pedido de registro é indeferido e a empresa busca a nulidade do ato administrativo na Justiça Federal, o mesmo instrumento costuma ser apresentado como prova de ausência de risco de confusão. Nesses casos, a existência do acordo tampouco substitui, por si só, a avaliação do mérito da colidência entre as marcas — um ponto que merece atenção específica das empresas que planejam judicializar a discussão após o indeferimento administrativo.

Conclusão

Os acordos de convivência de marcas continuam sendo ferramenta relevante na gestão de conflitos entre titulares de sinais semelhantes, mas não têm o efeito de afastar, por si só, a vedação prevista no artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial. O INPI reconhece esses instrumentos como elemento de subsídio à análise, prevalecendo a avaliação técnica do risco de confusão ou associação indevida entre os sinais, à luz da proteção ao consumidor e da livre concorrência. Empresas que recorrem a esse tipo de instrumento devem ter em mente que a segurança jurídica do registro depende, em última instância, do exame técnico da autarquia, e não apenas da manifestação de vontade entre as partes.

Fontes jurídicas e observações de compatibilidade

• Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXIX (proteção à propriedade das marcas). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

• Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), arts. 122, 124 (inciso XIX), 143, 173 e 174. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

• Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

• Lei nº 5.648/1970 (criação do INPI). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm

• Manual de Marcas do INPI, item 5.17 – Convivência entre marcas. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_exame_substantivo

• Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 01/2012, do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Parecer_n_012012CPAPDconvivencia.pdf

• BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

• SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

• SCHMIDT, Ingrid Jensen. Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa. Dissertação de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, INPI, Rio de Janeiro, 2014.

• VAZ E DIAS, José Carlos; SANT'ANNA, Leonardo da Silva; PEREIRA, Renata Ribeiro. Perspectivas teóricas e práticas da validade e eficácia dos acordos de convivência no sistema marcário. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 36, 2019.

• NANAYAKKARA, Tamara. IP and Business: Trademark Coexistence. WIPO Magazine, n. 6, Genebra, 2006.