Marca Institucional ou Nome Empresarial?


Muitas sociedades, além de arquivarem seus atos de constituição nos órgãos competentes, medida que, por si só, assegura o uso exclusivo do nome empresarial escolhido, preferem também registrar a expressão nuclear do nome empresarial como marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Contudo, seria essa providência realmente necessária? Antes de responder à questão, vale lembrar que a legislação regula de forma completamente diferente a proteção conferida ao nome empresarial (oriunda, principalmente, do Código Civil de 2002) e aquela atribuída ao registro de marca (prevista na Lei 9.279/96). Na realidade, de uma simples leitura das normas aplicáveis a cada um dos institutos, percebe-se que os sistemas são complementares e não excludentes(1). Pois bem, partindo dos esclarecimentos acima, é conveniente notar que a proteção em relação ao uso do nome empresarial advém do simples arquivamento dos atos constitutivos da sociedade perante o órgão competente, o qual, uma vez realizado, assegura ao titular a exclusividade de uso do nome empresarial dentro dos limites do respectivo Estado, pelo prazo que perdurar a sociedade(2). A proteção marcaria, por sua vez, depende da instauração de um pedido de registro específico perante o INPI (processo administrativo), no qual o titular deve apontar (através da escolha de uma classe) o produto ou serviço que pretende distinguir através do uso da expressão. Após confrontar a marca pretendida com as anteriores (depositadas e/ou registradas na mesma classe ou em classes afins) e verificar o preenchimento da totalidade dos pressupostos legais(3), o INPI concederá, ou não, o respectivo registro. Na hipótese de concessão(4), esse registro representará um direito real de exclusividade, válido para todo o território nacional, pelo prazo de 10 anos (passível de sucessivas prorrogações(5)). Porém, a exclusividade obtida através do registro de marca está adstrita à classificação escolhida ou, em outras palavras, é reservada somente aos produtos ou serviços especificados no pedido de registro ou aqueles que lhes sejam afins(6). Em síntese, a primeira conclusão que se chega é que, muito embora exista jurisprudência estendendo a proteção relativa ao nome empresarial para todo o território nacional(7), o registro da marca garante, ao menos em interpretação literal da legislação vigente, uma proteção geográfica mais ampla. Por outro lado, os efeitos do registro de marca não ultrapassam a classificação requerida (produtos e/ou serviços apontados), enquanto a proteção do nome empresarial, a rigor(8-9), seria absoluta em relação a todas as sociedades constituídas no mesmo Estado. Não menos importante, é perceber que o nome empresarial não pode ser alienado de forma autônoma. Ou seja, seria necessário aliená-lo juntamente com a própria sociedade(10) e, conseqüentemente, com seu passivo de direitos e obrigações. Já o registro de marca pode ser objeto de alienação autônoma(cessão)(11), bastando que as partes efetivem a operação por instrumento particular e solicitem a anotação da transferência de titularidade da marca ao INPI. A possibilidade de alienação configura uma enorme vantagem das marcas em relação aos nomes empresariais, haja vista que muitas vezes a expressão utilizada como base do nome empresarial distingue também uma linha de produtos ou serviços que, posteriormente, é adquirida por uma segunda sociedade. Diversas vezes, operações desse tipo não seriam concretizadas caso, além de adquirir a expressão, houvesse o obstáculo jurídico de absorver o passivo das próprias sociedades. Para sociedades de capital fechado que costumam financiar suas operações com capital de terceiros (instituições financeiras), outra vantagem relevante da marca em relação ao nome empresarial é a possibilidade de ser ofertada como garantia de determinadas obrigações(12). Isso, pois como as garantias são consideradas ?princípio de alienação?, há impedimento legal para o oferecimento do nome empresarial em garantia de obrigações(13). Vale ainda reforçar que a marca, diferentemente dos nomes empresariais, possibilita a proteção do logotipo institucional, característica especialmente importante quando a forma gráfica de apresentação do logotipo torna-se tão conhecida quanto o próprio nome empresarial. Um bom exemplo é a grafia utilizada no logotipo da Coca-Cola, a qual é identificada com facilidade por 99% da população mundial. Nesse caso, se não houvesse proteção do logotipo através de um registro de marca, seria mais árdua a tarefa de combater o uso do estilo gráfico em outras expressões distintivas, ainda que relativas à mesma área de atuação da titular original. No tocante à segurança jurídica, nota-se uma competitividade maior das marcas em relação aos nomes empresariais. Na verdade, dispõe o Código Civil de 2002 que o prejudicado pode, a qualquer tempo, ingressar com medida judicial no intuito de anular a inscrição do nome empresarial feita em violação à lei(14). Assim, como a lei também determina que o nome empresarial deve ser distinto de outros já inscritos no mesmo registro (Estado), terceiros titulares de nomes empresarias semelhantes poderiam, em tese a qualquer momento, questionar o uso do referido nome empresarial - situação que se traduz em uma insegurança jurídica perpétua(15). Em relação às marcas, a situação é bastante distinta, pois a lei confere um prazo prescricional de 05 anos para a ação de nulidade de registros de marcas concedidos em desacordo com a legislação vigente(16). Findo esse prazo, a empresa terá a segurança jurídica necessária para programar investimentos de grande porte na divulgação da expressão, com a certeza de que tais investimentos não serão perdidos por conta de futuros questionamentos de terceiros. A última característica relevante das marcas que deve ser mencionada, em contraposição ao sistema de proteção do nome empresarial, diz respeito aos procedimentos judiciais - mais eficazes em situações de reprodução ou imitação da expressão. Enquanto a violação de um nome empresarial depende da análise da situação de fato(17), a violação de marca é questão de direito. Os reflexos práticos dessa sutil diferença são enormes, pois sendo questão de direito, o legislador reservou um sem número de medidas de urgência aos casos de violação de marcas, enquanto nos casos de violação de nomes empresarias (os quais normalmente são amparados pelas normas da concorrência desleal) o titular normalmente depende do preenchimento de pressupostos muito semelhantes aos da antecipação dos efeitos da tutela tradicional. Desse modo, vê-se que é extremamente recomendável o registro da expressão característica do nome empresarial como marca perante o INPI, pois essa simples providencia garante uma serie de vantagens ao titular, inclusive em termos de flexibilidade comercial, as quais podem representar um verdadeiro investimento. (1) Uma vez registrado como marca, o nome empresarial passa a gozar da proteção típica das marcas (...) Isso não significa que determinado sinal distintivo não possa gozar de proteção simultaneamente sob o regime legal das marcas e aquele dos nomes empresariais. O direito da propriedade intelectual reconhece a possibilidade de um mesmo bem imaterial gozar de proteção sob dois ou até mais regimes distintos, desde que satisfeitos os requisitos de cada um de tais regimes. (Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa / Wilson Pinheiro Jabur, Manoel J. Pereira dos Santos, coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007. Pág. 135). (2) Código Civil. Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. (3) Lei 9.279/96, artigos 122 (pressupostos positivos) e 124 (pressupostos negativos). (4) Considerando que o sistema marcário é atributivo de direito, a proteção surge apenas com a concessão do registro da marca. Até então, existirá mera expectativa de direito. (Lei 9.279/96. Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.). (5) Lei 9.279/96. Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. (6) Interpretação do artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96. No mesmo sentido, Denis Borges Barbosa, que ensina: ?Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividade que ele designa. (...) Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no microambiente econômico onde ela se exerce.? (Proteção das Marcas - Uma perspectiva Semiológica, pág. 197) (7) REsp. 6.169-AM, julgado em 25-05-1991. (8) Os principais defensores dessa ampla proteção são doutrinadores de formação em Direito Comercial, exemplificativamente, Fabio Ulhoa Coelho: ?Ao proteger o nome empresarial, portanto, o direito tem em vista a tutela desses dois interesses. Por esta razão, porque não visa somente a evitar o desvio desleal de clientela, é que a proteção não deve se restringir aos empresários que atuam no mesmo ramo da atividade empresarial. Como tem em mira, também, a preservação do crédito, não pode o empresário que explora determinada atividade pretender usar nome imitado de empresário explorador de atividade diversa, sob pretexto de não ser possível a concorrência entre ambos.? (Manual de Direito Comercial, 15ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Pág. 82) (9) Em defesa da limitação da proteção conferida ao nome empresarial, a doutrina moderna é bem representada por Gabriel Francisco Leonardos, para quem: ?Com efeito, consagram-se os entendimentos que, em primeiro lugar, não há necessidade de qualquer registro especial para que o nome de empresa seja protegido, e, sem segundo lugar, que o âmbito geografico de proteção pode ser internacional, nacional, regional, estadual ou até mesmo municipal, dependendo da área de atuação da empresa dona do nome anterior, uma vez que se exige uma relação de concorrência (efetiva ou potencial) entre as partes para que exista o ilícito de violação de nome comercial.? (Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa / Wilson Pinheiro Jabur, Manoel J. Pereira dos Santos, coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007. Pág. 145). (10) Código Civil de 2002. Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. (11) Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação. (12) O vocábulo garantia, neste caso, é empregado no sentido de garantia especial, cujo conceito é definido com precisão pelo jurista português Luís Manuel Teles de Menezes Leitão: ?A garantia especial representa um reforço suplementar de segurança atribuído a algum ou alguns dos credores, em relação à garantia comum, que é conferida pelo patrimônio do devedor. Esse reforço da garantia que representa a garantia especial varia, consoante se trate de garantias pessoais ou de garantias reais.? (Garantia das Obrigações. Coimbra, 2009. Pág. 95) (13) Nesse caso, a proibição legal advém do próprio artigo 164 do Código Civil de 2002, que, conforme anteriormente exposto, veda a possibilidade de alienação do nome empresarial. (14) Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. (15) Acrescente-se à imprescritibilidade, a ineficiência do sistema de busca das Juntas Comerciais, o qual, além de aproveitar apenas a base de dados estadual, trabalha com uma verificação de colidências realizada exclusivamente pelo critério de identidade, ao invés de adotar um sistema de semelhança. Resumidamente, é muito difícil identificar um nome empresarial anterior semelhante. (16) Lei 9.279/96. Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. (17) De acordo com a doutrina moderna e com o entendimento atual do judiciário, a violação de nome empresarial só é possível quando houver competição potencial ou efetiva. Portanto, seria necessário analisar os fatos para, na hipótese de constatação de competição, avançar ao estudo do direito aplicável.

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