Caducidade de marca: como comprovar o uso e proteger o registro no INPI

Boas práticas de documentação para reduzir o risco de perda de direitos marcários por desuso

O que é a caducidade e quando ela pode ser declarada

A caducidade é uma das formas de extinção do registro de marca previstas na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Qualquer pessoa com legítimo interesse pode requerê-la ao INPI, decorridos cinco anos da concessão do registro, quando o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou ainda quando a marca tiver sido usada, por esse mesmo prazo, com modificação que altere seu caráter distintivo original em relação ao que consta do certificado de registro.

Instaurado o procedimento, o titular é notificado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo a ele o ônus de comprovar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas. Trata-se de inversão do ônus probatório: não é o requerente quem precisa provar o desuso, mas o titular quem precisa provar o uso.

Como a marca deve ser usada para evitar a caducidade

O uso relevante para fins de caducidade é aquele feito tal como a marca foi concedida pelo INPI — na forma nominativa, mista ou figurativa constante do certificado — e em relação aos produtos ou serviços efetivamente reivindicados no registro. O uso deve compreender os produtos ou serviços listados no certificado, sob pena de caducidade parcial em relação àqueles para os quais não houver comprovação de uso.

Isso significa que, na prática, a empresa deve observar dois pontos de atenção simultâneos: primeiro, se a marca em uso corresponde à forma registrada, sem descaracterizações relevantes de sua apresentação; segundo, se os produtos ou serviços efetivamente comercializados sob a marca correspondem à especificação constante do registro. Alterações de identidade visual, reposicionamentos de portfólio ou descontinuação de determinadas linhas de produto podem, sem o devido cuidado documental, gerar exposição a pedidos de caducidade total ou parcial.

Quais documentos comprovam o uso perante o INPI

Segundo as orientações do Manual de Marcas do INPI, na apreciação do uso da marca serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito, desde que devidamente datados dentro do período de investigação e que permitam identificar claramente a correspondência entre a marca, o titular (ou licenciado autorizado) e os produtos ou serviços do certificado. Entre as boas práticas de documentação recomendáveis, destacam-se:

• Documentos fiscais, como notas fiscais de produtos ou de prestação de serviços, cupons fiscais, invoices e contratos de prestação de serviços, datados dentro do período de investigação e, preferencialmente, em vias que permitam comprovar a efetiva entrega do produto ou a prestação do serviço, com descrição que evidencie a compatibilidade com a especificação registrada.

• Controle interno de produtos, com registro da data de criação, cadastro ou lançamento de cada item vinculado à marca, o que facilita demonstrar desde quando determinado produto ou linha está associado ao sinal registrado.

• Registros de imagens de produtos e embalagens, datados, que exibam a marca na forma efetivamente utilizada.

• Material publicitário datado, que divulgue a marca por meio de veiculação em revistas, internet, televisão, eventos ou convenções, com indicação clara da data de veiculação ou de edição, critério aplicável tanto a marcas de produto quanto a marcas de serviço.

• Impressos e materiais institucionais que façam referência expressa à marca conforme concedida e aos produtos ou serviços por ela assinalados, igualmente datados dentro do período de investigação.

Como regra geral, documentos fiscais emitidos em primeira via tendem a não ser aceitos como prova, uma vez que essa via normalmente permanece com o cliente; sua apresentação só é admitida excepcionalmente, acompanhada de justificativa e de comprovação da entrega do produto ou da prestação do serviço.

Boas práticas de gestão documental para reduzir o risco

Diante desse cenário, recomenda-se que as empresas titulares de marcas adotem rotinas preventivas de organização documental, entre as quais:

• Manter arquivo centralizado e datado de notas fiscais, contratos e materiais publicitários vinculados a cada marca registrada.

• Preservar registros fotográficos de produtos, embalagens e pontos de venda com indicação de data.

• Manter atualizado o cadastro das marcas junto ao INPI, incluindo dados de titularidade, endereço e procurador, o que facilita o recebimento tempestivo de notificações.

• Formalizar licenças de uso a terceiros ou distribuidores, ainda que sua averbação no INPI não seja condição para a validade da prova de uso.

• Revisar periodicamente se a marca efetivamente utilizada no mercado corresponde à forma registrada e à especificação de produtos ou serviços do certificado, ajustando o portfólio de registros quando houver descompasso.

Essas medidas não eliminam o risco de um pedido de caducidade — que pode ser apresentado por qualquer terceiro com legítimo interesse —, mas reduzem significativamente a dificuldade de reunir, em 60 dias, um conjunto probatório consistente.

Como se defender de um pedido de caducidade

Instaurado o procedimento, cabe ao titular apresentar, dentro do prazo legal, prova do uso efetivo da marca ou justificativa de desuso por razões legítimas.

Para tanto, podem ser utilizados quaisquer meios de prova admitidos em direito, não havendo rol taxativo de documentos aceitos, desde que atendidos os requisitos de data, identificação do titular ou usuário autorizado e correspondência com os produtos ou serviços do certificado.

O que isso significa na prática para as empresas

A caducidade representa um risco concreto de perda de ativo de propriedade intelectual, com impacto direto sobre identidade de marca, posicionamento comercial e exclusividade de uso. Empresas que não conseguem comprovar o uso tempestivamente podem perder o registro para concorrentes ou terceiros interessados, com reflexos em contratos de licenciamento, franquia e distribuição, além de exposição a disputas judiciais decorrentes da perda do direito de exclusividade.

A prevenção, por meio de rotina consistente de documentação e governança sobre o portfólio marcário, é a medida mais eficaz de mitigação desse risco.

Perguntas frequentes

O que é caducidade de marca?

É a extinção do registro de marca por falta de uso efetivo, aplicável quando o titular não inicia ou interrompe o uso da marca por mais de cinco anos consecutivos, ou a utiliza com modificação que altere seu caráter distintivo original.

Quem pode pedir a caducidade de uma marca?

Qualquer pessoa com legítimo interesse, decorridos cinco anos da concessão do registro.

Quanto tempo a empresa tem para responder a um pedido de caducidade?

60 dias contados da notificação, cabendo ao titular o ônus de comprovar o uso ou justificar o desuso por razões legítimas.

Quais documentos podem comprovar o uso da marca?

Notas fiscais, contratos, imagens de produtos, material publicitário e outros meios de prova admitidos em direito, desde que datados dentro do período de investigação e correspondentes à marca e aos produtos ou serviços registrados.

A caducidade pode ser parcial?

Sim. Se o uso comprovado abranger apenas parte dos produtos ou serviços do certificado, a caducidade pode ser declarada em relação aos itens não comprovados.

É possível recorrer da decisão que declara a caducidade?

Sim. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade cabe recurso administrativo perante o INPI.

Fontes

• Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), arts. 142 (hipóteses de extinção do registro), 143 (caducidade, requisitos, prazo de manifestação e ônus da prova), 144 (caducidade parcial em razão da correspondência entre uso e produtos/serviços do certificado), 145 (efeitos de processo anterior de caducidade) e 146 (cabimento de recurso da decisão que declarar ou denegar a caducidade)

• Manual de Marcas do INPI, item 6.5 (Caducidade), incluindo as orientações sobre legítimo interesse, período de investigação, meios de prova admitidos, documentos fiscais, impressos e desuso por razões legítimas

• Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022, que atualizou os procedimentos de exame das petições de caducidade e consolidou o entendimento de que serão aceitos todos os meios de prova admitidos em direito