Direito de precedência de marcas: como o usuário anterior de boa-fé pode garantir o registro perante o INPI

No Brasil, a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e não pelo simples uso. A regra está no art. 129 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) e confere, em princípio, prioridade a quem deposita primeiro o pedido de registro.

Na prática, contudo, muitas empresas consolidam uma marca no mercado antes de buscar sua proteção perante o INPI. Quando um terceiro deposita sinal idêntico ou semelhante nesse intervalo, surge a dúvida: o usuário anterior perde a marca? A resposta passa pelo direito de precedência, exceção legal ao sistema atributivo que permite ao usuário anterior de boa-fé disputar o registro com quem depositou primeiro.

O que é o direito de precedência ao registro de marca

O direito de precedência é a prerrogativa conferida ao usuário anterior de boa-fé de obter o registro de uma marca com preferência sobre o terceiro que tenha depositado, antes dele, pedido para sinal idêntico ou semelhante.

O § 1º do art. 129 da LPI dispõe que "toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro".

Dois aspectos merecem destaque. Primeiro, a lei assegura precedência ao registro, e não a propriedade da marca pelo uso: o usuário anterior continua dependendo da concessão do seu próprio registro. Segundo, o § 2º do art. 129 da LPI estabelece que o direito de precedência somente pode ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha relação direta com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Quais são os requisitos do direito de precedência

Para invocar o direito de precedência, o interessado deve demonstrar, cumulativamente: (i) uso efetivo da marca no Brasil; (ii) uso há pelo menos seis meses na data da prioridade ou do depósito do pedido de terceiro; (iii) identidade ou semelhança entre os sinais; (iv) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços assinalados; e (v) boa-fé.

Além dos requisitos legais, há condições procedimentais. Nos termos do art. 50 da Portaria INPI nº 8/2022, a oposição fundamentada no art. 129, § 1º, da LPI somente é conhecida se o opoente comprovar, no prazo de 60 dias após a sua interposição, o depósito do próprio pedido de registro da marca em disputa, em nome de todos os titulares do direito alegado.

Ademais, o Manual de Marcas do INPI exige que as provas evidenciem o uso continuado do sinal por pelo menos seis meses antes da data de depósito ou prioridade do pedido impugnado, e somente admite documentos emitidos ou publicados nos cinco anos anteriores a essa data. Esse recorte de cinco anos decorre de diretriz administrativa, e não de previsão expressa da LPI.

Como a boa-fé do usuário anterior é avaliada pelo INPI

Para o INPI, a boa-fé é afastada quando o usuário anterior já recorreu ao sistema de registro para o mesmo sinal e não deu seguimento ao processo. Segundo o Manual de Marcas, são considerados usuários de boa-fé apenas aqueles que nunca depositaram pedido para o sinal em disputa. Assim, se o impugnante já teve pedido arquivado ou registro extinto, a alegação de precedência é considerada improcedente, ainda que o uso anterior esteja comprovado.

Esse critério é objeto de críticas, pois a LPI não condiciona a boa-fé à inexistência de pedido anterior. Trata-se de entendimento administrativo que não vincula o Poder Judiciário, o qual poderá avaliar a boa-fé à luz das circunstâncias do caso concreto.

Quando e como o direito de precedência pode ser exercido

Atualmente, o direito de precedência pode ser exercido por três vias:

• Oposição ao pedido de registro: é a via clássica e, em regra, a mais econômica. Deve ser apresentada no prazo de 60 dias contados da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI), conforme o art. 158 da LPI, acompanhada das provas de uso e da comprovação do depósito do pedido próprio.

• Processo administrativo de nulidade (PAN): o INPI admitia o direito de precedência apenas até a concessão do registro, entendimento revisto pelo Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, ao qual a Presidência do INPI conferiu efeito normativo, com publicação na RPI nº 2652, de novembro de 2021. Desde então, a precedência pode fundamentar processo administrativo de nulidade, instaurado no prazo de 180 dias contados da expedição do certificado de registro (art. 169 da LPI).

• Ação judicial de nulidade: no julgamento do REsp nº 1.464.975/PR (Terceira Turma, julgado em 1º/12/2016), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de declaração judicial de nulidade de registro com fundamento no direito de precedência, ainda que o usuário anterior não tenha apresentado oposição. A ação deve ser proposta perante a Justiça Federal, com intervenção do INPI quando não for autor (art. 175 da LPI), no prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do registro (art. 174 da LPI).

O tema já foi controvertido, e parcela da doutrina e da jurisprudência regional sustentava que a precedência somente poderia ser exercida antes da concessão. Embora a orientação atual seja favorável ao exercício posterior, a oposição tempestiva continua sendo a via de menor risco.

O que acontece quando o direito de precedência é reconhecido

O reconhecimento do direito de precedência não transfere ao usuário anterior o pedido do terceiro. Segundo o Manual de Marcas, a aplicação do art. 129, § 1º, da LPI está condicionada à concessão do registro em nome do opoente. Comprovado o uso anterior, o pedido impugnado fica sobrestado, e o pedido do opoente tem seu exame priorizado.

Se o registro for concedido ao opoente, o pedido anterior do terceiro é indeferido com base no art. 129, § 1º, combinado com o art. 124, XIX, da LPI. Caso contrário, o exame do pedido do terceiro prossegue normalmente. Se ambas as partes comprovarem uso anterior de pelo menos seis meses, prevalece quem depositou primeiro o pedido perante o INPI, independentemente de quem utiliza a marca há mais tempo.

Boas práticas para reduzir o risco de perda da marca

O direito de precedência é um remédio excepcional, que depende de prova robusta e pode prolongar a disputa por anos. Como medidas de mitigação de risco, recomendamos:

• Depositar o pedido de registro antes do lançamento da marca ou logo após, com base em busca prévia de anterioridades.

• Monitorar a RPI para identificar pedidos colidentes ainda dentro do prazo de oposição.

• Manter acervo probatório datado e organizado, como notas fiscais, materiais publicitários, catálogos, contratos e publicações em canais digitais, que demonstre o uso contínuo e a vinculação do sinal aos produtos ou serviços.

• Acompanhar os próprios pedidos para evitar arquivamentos, considerando o entendimento do INPI sobre a boa-fé.

• Em operações societárias, verificar se marcas não registradas são transferidas juntamente com o negócio a que se vinculam, conforme o art. 129, § 2º, da LPI.

O que isso significa na prática para as empresas

O direito de precedência protege quem construiu uma marca pelo uso, mas não substitui o registro. Seu exercício depende de requisitos legais e administrativos específicos, prazos e prova rigorosa. A ampliação das vias de exercício reduziu o risco de perda definitiva da marca, mas a estratégia mais segura continua sendo o depósito tempestivo e o monitoramento contínuo do portfólio.

Perguntas frequentes

O que é direito de precedência de marca?

É a prerrogativa do usuário anterior de boa-fé que utilizava a marca no Brasil há pelo menos seis meses, na data do depósito ou da prioridade do pedido de terceiro, de obter o registro com preferência sobre quem depositou primeiro.

Qual é o prazo mínimo de uso para invocar o direito de precedência?

Seis meses de uso no Brasil na data de depósito ou prioridade do pedido de terceiro, conforme o art. 129, § 1º, da LPI. Perante o INPI, as provas devem ter sido emitidas ou publicadas nos cinco anos anteriores a essa data.

É necessário depositar pedido de registro para exercer o direito de precedência?

Sim. Perante o INPI, a oposição fundamentada no direito de precedência somente é conhecida se o opoente comprovar, em até 60 dias após a sua interposição, o depósito do próprio pedido de registro.

É possível invocar o direito de precedência depois que a marca de terceiro já foi registrada?

Sim. Após a concessão, o direito pode ser exercido por meio de processo administrativo de nulidade, em até 180 dias da expedição do certificado, ou de ação judicial de nulidade, no prazo de cinco anos contados da concessão do registro.

O direito de precedência garante a continuidade do uso da marca sem registro?

Não necessariamente. A LPI assegura precedência ao registro, e não um direito autônomo de uso. Há decisões judiciais que consideraram o uso anterior de boa-fé em disputas de infração, mas a questão não possui entendimento consolidado e depende das circunstâncias do caso concreto.