Entrou em vigor no dia 1 de junho de 2016 a controversa Resolução n°. 166/16 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que substitui as limitações específicas de exclusividade, as quais costumavam aparecer no certificado de registro de marcas cujos termos ou figuras não eram todos passíveis de apropriação, por uma limitação genérica, que será imposta a todos os registros de marca, indiscriminadamente.
A nova resolução é fruto de duras críticas direcionadas ao INPI em razão da edição de norma anterior (Resolução nº. 161/16), que tratava da mesma matéria e acabou sendo revogada. Na prática, o INPI desconsiderou a maior parte das críticas, mantendo conteúdo praticamente idêntico ao da resolução revogada, ajustado somente para preservar o direito anterior dos titulares (a nova resolução não afeta registros de marca já concedidos) e com o intuito de simplificar o texto padrão que será utilizado.
Antes destas resoluções, o INPI, ao conceder um registro de marca, apontava também os limites da proteção, ou seja, determinava as figuras e/ou termos que não eram, de forma isolada, passíveis de exclusividade (e.g. termos considerados comuns, genéricos ou meramente descritivos). Assim, uma marca do tipo CHOCOLATE XYZ, voltada ao segmento de chocolates, sofreria uma limitação ou apostila, a ser anotada no certificado de registro, que provavelmente diria “sem exclusividade em relação ao uso do termo CHOCOLATE, isoladamente”. Referida apostila, vale salientar, era inserida pelo INPI somente nos certificados de registro de marcas que contivessem termos ou figuras que efetivamente demandassem limitação de exclusividade.
Desse modo, o titular da marca ficava ciente de que não poderia reivindicar exclusividade em relação a determinados termos ou figuras que, embora inseridos em seu registro de marca, foram considerados não suscetíveis de apropriação, bem como terceiros contavam com uma decisão do INPI para sustentar que o uso de um determinado termo ou figura, em um certo segmento, era livre. Portanto, a apostila tinha dupla utilidade!
Como a nova resolução determina que os certificados de registro serão todos emitidos com uma apostila genérica e padronizada, na prática, não será possível identificar a real extensão da proteção conferida ao titular pelo registro da marca. Isso, pois a apostila padrão simplesmente informa que a proteção conferida ao registro será limitada caso algum termo ou figura inserido naquela marca configure, nos termos da legislação vigente, elemento insuscetível de apropriação.
Em outras palavras, a nova sistemática tende a deslocar todas as dúvidas sobre a amplitude da proteção dos registros de marca para o próprio usuário e, em última análise, para o poder judiciário, que sabidamente não é o órgão mais capacitado e ágil para exercer tal tarefa. Em suma, a nova resolução pode inundar o judiciário com conflitos relativos à amplitude do monopólio conferido pelo registro de marcas.
Teoricamente, a resolução visa acelerar o processo de exame e concessão de registros de marca, cuja demora sempre foi muito questionada pelos usuários – e esse foi justamente o tom que o INPI adotou ao noticiar o fato à imprensa. Contudo, ao eliminar drasticamente informações que delineavam a proteção conferida pelos registros de marca, a nova resolução pode colocar a própria utilidade do sistema em discussão.
Aliás, importante notar que o INPI continuará tendo que realizar o exame de mérito de cada uma das marcas submetidas a registro, visto que, no mínimo, terá que decidir se a marca é ou não minimamente registrável (e.g. não reproduz marca anterior já registrada). Há dúvida, então, se a pouca economia de tempo que a resolução é capaz de gerar justifica o custo da nova sistemática para os usuários.
O assunto foi amplamente debatido e diversas associações do setor enviaram ao INPI sugestões de metodologias alternativas, algumas delas inclusive baseadas no sistema norte-americano. Todavia, o INPI não mudou seu posicionamento e sinalizou, com a edição da nova resolução, que a matéria não será reexaminada. Assim, resta aos usuários do sistema, enquanto aguarda-se o eventual questionamento judicial da norma pelas entidades do setor, adotar as cautelas que a nova resolução exige.
Beatriz Caldin e Diogo Dias Teixeira
Referências:
Resolução 166, de 30 de maio de 2016
Resolução 161, de 18 de fevereiro de 2016
Lei n°. 9.279/96